7.3 Inbreuk op het merkenrecht
De kern van het merkrecht en wat daarop als inbreuk geldt staat in artikel 2.20 lid 2 sub a-c BVIE en artikel 9 lid 2 Verordening.
namaak- producten
verwarring
ongerecht-vaardigd voordeel
Van merkinbreuk waartegen u kunt optreden is sprake als:
- a) een ander teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bij piraterij en namaakproducten);
- b) een ander teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, als daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan;
- c) een ander teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, als dit merk bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
7.3.1 Met welk doel wordt het teken gebruikt?
Benelux-merk
schade
Als u een Benelux-merk houdt, kunt u op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE ook nog optreden tegen gebruik van een teken anders dan voor het onderscheiden van waren of diensten. Er moet dan door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk. De gronden onder sub a, b en c van artikel 2.20 lid 2 BVIE hebben dus betrekking op het gebruik van een ander teken als merkteken voor waren of diensten, maar alleen als deze in de economische sfeer (dus met een commercieel doel) plaatsvinden. De grond onder sub d heeft daarentegen alleen betrekking op die gevallen waarin het teken niet als merkteken gebruikt wordt, maar waardoor u toch schade lijdt (zie paragraaf 7.3.3).
7.3.2 Afbreuk aan functie
herkomstfunctie
auditief
Voor alle gronden geldt, volgens de rechtspraak van het HvJ-EU, dat er pas sprake kan zijn van inbreuk als er afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk, waaronder bijvoorbeeld de herkomstfunctie. Het inbreukcriterium onder sub b van artikel 2.20 lid 2 BVIE biedt een ruimere bescherming dan de grond onder sub a. Deze geldt namelijk niet alleen voor het gebruik van exact hetzelfde teken, maar ook voor overeenstemmende tekens. Van dit laatste is sprake als de tekens auditief, visueel of begripsmatig op elkaar lijken.
Gelijkenis
visueel
Uit de rechtspraak is niet echt een vaste regel te herleiden over wanneer de gelijkenissen te groot zijn. Soms is alleen auditieve gelijkenis al voldoende, maar soms kan een begripsmatig verschil een visuele gelijkenis weer neutraliseren. Het teken moet dan ook gebruikt worden voor soortgelijke waren of diensten, waarbij soortgelijkheid sneller wordt aangenomen als er sprake is van een bekend merk.
Hoe groter de overeenstemming van tekens en de soortgelijkheid van waren of diensten, hoe groter de kans op verwarring.
Verwarringsgevaar
Behalve overeenstemming en soortgelijke waren of diensten is voor de inbreukgrond onder sub b van artikel 2.20 lid 2 BVIE ook verwarringsgevaar vereist. Dat betekent dat er niet daadwerkelijk verwarring hoeft te zijn, maar dat de kans op verwarring reëel is. Er kan sprake zijn van directe verwarring, waarbij het publiek de producten met elkaar verwart, of van indirecte verwarring, waarbij het publiek de producten als afkomstig van dezelfde onderneming acht.
Het gevaar van verwarring is groter als het betrokken merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Dat is het vermogen van een teken om de herkomst van de waren of de diensten vast te stellen en die van andere ondernemingen te onderscheiden.
Bekend
Merken met een grotere onderscheidingskracht, zoals bekendere merken, genieten een ruimere bescherming. Voor bekende merken, zoals Coca-Cola of Microsoft, geldt namelijk de nog ruimere bescherming van de inbreukgrond onder sub c van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Hiervoor is geen verwarringsgevaar vereist en het maakt ook niet uit of de waren of diensten wel of niet soortgelijk zijn, hoewel de betreffende regels (artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub c Verordening) over het laatste wat onduidelijk zijn.
aanmerkelijk
Van een bekend merk is sprake als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bedoeld zijn. Er is sprake van inbreuk op het bekende merk als het andere teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, en als dat gebeurt zonder geldige reden.
Over het algemeen wordt een geldige reden niet snel aangenomen, maar zoals verderop in dit themadossier is te lezen kan vergelijkende reclame een geldige reden zijn (zie hoofdstuk 9).
7.3.3 Nieuw en oud recht
woordmerk
Zoals u eerder kon lezen is er voor houders van een Benelux-merk nog de inbreukgrond onder sub d van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Deze beschermt tegen gebruik van het merk niet als merk. Een voorbeeld hiervan is als iemand een jongere handelsnaam heeft die gelijk is aan een ouder woordmerk. Ook voor deze inbreukgrond is vereist dat het jongere teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk.
Onbekend
verwatering
Al met al is dit een wat vreemde inbreukgrond, omdat hij bescherming biedt aan niet-bekende merken tegen verwatering of reputatieschade door tekens waarvan het gebruik geen betrekking heeft op waren of diensten. Dit terwijl de merkhouder van een niet-bekend merk daarentegen niet kan optreden tegen verwatering of reputatieschade door andere tekens die wél voor waren of diensten worden gebruikt (de inbreukgrond onder sub c).