6.4 Hoe en hoe lang geniet u bescherming?

Het verkrijgen van een merkrecht is, net als bij het verkrijgen van een octrooi- of modelrecht, een formele aangelegenheid.

6.4.1 Classificatie van merken

Zo moet het merk bij het depot geclassificeerd worden. Dat houdt in dat u aangeeft voor welke klassen van waren of diensten het merk gedeponeerd wordt. Dit gebeurt aan de hand van de Classificatie van Nice, een lijst die 34 goederensoorten en elf dienstensoorten onderscheidt. Zo kunt u een merk bijvoorbeeld deponeren voor klassen vijftien (muziekinstrumenten), 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels) en 38 (telecommunicatie). Eventueel kunnen de algemene klassenomschrijvingen iets meer gespecificeerd worden, zoals voor klasse vijftien (muziekinstrumenten, meer in het bijzonder gitaren en basgitaren).

6.4.2 Benelux-merk deponeren

merkdepot

Voor een Benelux-merk kunt u een teken deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag (artikel 2.5 BVIE). Het kan zowel schriftelijk per formulier of online via de website van het BBIE. Na ontvangst van het merkdepot wordt het depot gepubliceerd en start de oppositieperiode (artikel 2.14 BVIE).

Oppositie

publicatie

rangorde

De oppositieperiode vangt aan vanaf de publicatie en duurt twee maanden. Hierin kunnen andere merkhouders een oppositieprocedure starten bij het BBIE om zich te verzetten tegen inschrijving van jongere, botsende merken (zie ook paragraaf 5.4.2). Deze procedure is relatief snel, eenvoudig en administratief van aard. Het nieuwere teken moet dan wel in rangorde na het merk van de opposant komen of verwarring kunnen stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP. Sinds 1 juni 2018 is het ook mogelijk om bij Benelux-merken oppositie in te stellen bij het BBIE wegens verwateringsgevaar.

Inhoudelijke toetsing

weigeren

onder-
scheidend

misleiding

onder-
scheidend

oorsprong

Ook gaat het BBIE over tot de inhoudelijke toetsing van het merkdepot. Het BBIE zal op grond van artikel 2.11 BVIE weigeren het teken als merk in te schrijven als het teken:

• niet voldoet aan de absolute vereisten van artikel 2.2bis lid 1 BVIE (zie paragraaf 6.2);
• elk onderscheidend vermogen mist;
• te beschrijvend is, omdat het uitsluitend kenmerken van de betreffende waren of diensten bevat;
• uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
• in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
• tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
• geografische oorsprongsaanduidingen bevat die niet kloppen met de werkelijke oorsprong van het product, zoals bij wijn.

Inschrijving

Als het merkdepot de inhoudelijke toets van het BBIE én de oppositieperiode doorstaat, wordt het teken als merk ingeschreven. De looptijd van een merkdepot vanaf het depot tot de definitieve inschrijving is zo’n drie tot vier maanden. Als er meer haast is bij een depot, bijvoorbeeld als er met een kort geding moet worden opgetreden, is het mogelijk om tegen extra kosten een spoedinschrijving te doen (artikel 2.8 lid 2 BVIE).

6.4.3 Uniemerk

Voor een Uniemerk kunt u het depot bij het EUIPO te Alicante, Spanje doen (artikel 25 lid 1 Verordening). Deze procedure lijkt sterk op die voor een Benelux-merk met eenzelfde onderverdeling in klassen voor waren en diensten.

Oppositie

Wel geldt dat de oppositieperiode een maand langer duurt dan die bij een Benelux-depot. Bij een Uniekmerkdepot duurt deze namelijk drie maanden en gaat meteen in op de dag na depot (artikel 41 Verordening).

6.4.4 Internationaal merk

basisdepot

Voor een internationaal merk moet u eerst een Benelux-merkdepot of een Europees merkdepot doen, zoals hierboven is omschreven. Artikel 2.10 BVIE geeft nadrukkelijk de mogelijkheid om op basis van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid een internationaal depot via het BBIE te verrichten. Na dit basisdepot wordt deze doorgezonden naar de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. De WIPO stuurt de aanvraag op haar beurt weer door naar merkeninstanties van de gekozen lidstaten van de Overeenkomst van Madrid. Het kan andersom ook zo zijn dat een merkdepot in een lidstaat buiten de Benelux uiteindelijk via een internationaal depot via de WIPO weer leidt tot een Benelux-depot.

6.4.5 Geldigheidsduur

verlengen

De duur voor zowel het Benelux-merk, het Uniemerk als het depot, is eeuwigdurend. In beginsel wordt het merk voor tien jaar geregistreerd, maar deze inschrijving kunt u telkens met eenzelfde periode verlengen (artikel 2.9 BVIE en artikel en 47 Verordening). De ingangsdatum is de datum waarop het depot door de merkeninstantie is ontvangen.

Uitzonderingen

doorhaling

Ondanks de potentieel eeuwige duur van een merkrecht, kan deze ook worden doorgehaald of komen te vervallen. Ook kan de nietigheid daarvan worden ingeroepen. Doorhaling is het vrijwillig schrappen van het merk uit het register of het schrappen van enkele klassen van de merkregistratie (artikel 2.25 BVIE en artikel 50 Verordening).

6.4.6 Vervalgronden

misleidend

Het merk kan komen te vervallen op grond van artikel 2.26 BVIE en artikel 58 Verordening. Ook kan het verval worden ingeroepen door derden (artikel 2.27 BVIE). De gronden voor verval zijn:

• vrijwillige doorhaling (zie artikel 2.25 BVIE en artikel 49 Verordening);
• bij een internationale inschrijving: als deze verstrijkt of als het basismerk van een internationale inschrijving via de Overeenkomst van Madrid binnen de eerste vijf jaar wordt vernietigd door een ‘central attack’;
• als het merk gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt;
• bij een woordmerk: als het tot soortnaam of gebruikelijke benaming is verwaterd;
• als het merk door gebruik ervan het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

6.4.7 Nietigheidsgronden

weigeringsgrond

Ten slotte kan ook de nietigheid van de merkinschrijving worden ingeroepen. Allereerst kan dat op basis van de absolute nietigheidsgronden (artikel 2.28 lid 1 BVIE en artikel 59 Verordening). Dit rijtje aan nietigheidsgronden komt grotendeels overeen met de weigeringsgronden van het BBIE (artikel 2.2bis BVIE en artikel 7 Verordening).

Absolute nietigheidsgronden

vervallen

Er is duidelijk sprake van een absolute nietigheidsgrond als het teken:

• niet voldoet aan de absolute vereisten van artikel 2.2bis BVIE;
• elk onderscheidend vermogen mist;
• te beschrijvend is, omdat het uitsluitend kenmerken van de betreffende waren of diensten bevat;
• uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
• in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
• tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden;
• geografische oorsprongsaanduidingen bevat die niet kloppen met de werkelijke oorsprong, zoals bij wijn;
• overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot.

Relatieve nietigheidsgronden

verwarring

merkdepot

Daarnaast kunnen de volgende relatieve nietigheidsgronden voor nietigheid zorgen (artikel 2.28 lid 2 jo. 2.2ter BVIE en artikel 60 jo. artikel 8 Verordening):

• als er een ouder merk is dat hetzelfde is als, of te veel lijkt op het te deponeren merk;
• als het merk overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot;
• de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP;
• als het merkdepot te kwader trouw is verricht, oftewel als de deposant wist of had moeten weten dan een derde betere rechten op het te deponeren teken heeft.