6.2 Wat wordt beschermd?

keurmerk

Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve merken. Individuele merken zijn de gewone merken voor het onderscheiden van waren of diensten van een onderneming. Bij collectieve merken moet u denken aan keurmerken voor branches of productgroepen, zoals het KEMA-KEUR dat garandeert dat een elektrisch apparaat aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet en de Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG). In dit themadossier zal verder geen aandacht worden geschonken aan de collectieve merken, omdat deze relatief weinig voorkomen.

6.2.1 Benelux-merken

Benelux-merken kunnen worden gevormd door de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden (artikel 2.1 BVIE).

6.2.2 Uniemerken

tekens

Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, als deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (artikel 4 Verordening). Zowel onder de Benelux-merken als de Unie-merken kunnen dus heel veel soorten tekens beschermd worden als merk. Een merk kan daarom ook bestaan uit strepen (Adidas), vormen (het Coca-Cola-flesje) en kleuren (T-Mobile’s magenta).

6.2.3 Woord- en beeldmerken

openbare orde

verwarring

Voor het leeuwendeel van alle merken is grofweg een tweedeling te maken in woordmerken (bestaande uit één of meerdere woorden of combinaties van letters en cijfers) en beeldmerken (bestaande uit afbeeldingen). Natuurlijk kan niet alles als merk gedeponeerd worden. Het teken mag bijvoorbeeld:

• niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde (bijvoorbeeld scheldwoorden);
• niet misleidend zijn en evenmin verwarring stichten met een algemeen bekend merk (artikel 2.2bis BVIE en artikel 7 Verordening);
• niet een gebruikelijk woord uit het normale taalgebruik of uit het handelsverkeer zijn.

Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, of noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, zijn eveneens uitgesloten van merkdepot.

6.2.4 Teken is onderscheidend

Een teken kan verder pas als merk beschermd worden als het voldoende onderscheidend vermogen heeft (artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE en artikel 7 lid 1 sub b Verordening). Dit houdt volgens het HvJ-EU het volgende in: het merk moet zich ertoe lenen om de waren of diensten, waarvoor het merk wordt gedeponeerd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Toetsing

maatman

totaalindruk

herkomst

Dit moet steeds worden getoetst aan de perceptie en verwachtingen van het relevante publiek. De maatman hierbij is de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betreffende waren of diensten. Bij deze beoordeling gaat het om de totaalindruk die het merk oproept bij de maatman, zoals blijkt uit het arrest Mag Instrument uit 2004. Een en ander houdt in dat als het teken te eenvoudig is, het daardoor te weinig onderscheidend kan zijn als merk. Aan de andere kant moet een teken ook weer niet te ingewikkeld zijn, omdat het dan weer moeilijk is voor het merk om de herkomst van het product aan te duiden (herkomstfunctie).

Beschrijvend

Daarnaast mag het merk niet beschrijvend zijn voor de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE en art. 7 lid 1 sub c Verordening). Het woordmerk APPLE is dus te beschrijvend voor appels, maar uitermate geschikt voor computers en mobiele telefoons. Over wat nu precies wel en niet beschrijvend is, met name of het teken bestaat uit meerdere beschrijvende bestanddelen, is veel geprocedeerd. Uit het Postkantoor-arrest uit 2004 blijkt dat het HvJ hoge eisen stelt aan de gedeponeerde tekens.

Inburgeren

veelvuldig 
gebruik

marktaandeel

reclamekosten

Merken die eerst te weinig onderscheidend of te beschrijvend zijn, kunnen door veelvuldig gebruik wel inburgeren (artikel 2.2bis lid 3 BVIE en artikel 7 lid 3 Verordening). Dat wil zeggen dat de onderscheidende kracht toeneemt door indringend gebruik van het teken. Zo kunnen bepaalde vormmerken, kleurmerken of beschrijvende woordmerken uiteindelijk door veelvuldig gebruik onderscheidend genoeg zijn voor een merkregistratie. Wilt u aantonen dat een niet-gedeponeerd merk inmiddels is ingeburgerd, dan moet u met veel bewijs komen. Denk bijvoorbeeld aan bewijs van:

• het marktaandeel;
• de intensiteit;
• de geografische spreiding;
• de duur van het merkgebruik;
• de reclamekosten;
• het percentage van het betrokken publiek dat de waren of diensten op basis van het merk identificeert als afkomstig van u als de merkgebruiker.

Verwateren

uitburgeren

Aan de andere kant kan het onderscheidend vermogen van een merk ook afnemen, oftewel uitburgeren of verwateren. Daarvan kan sprake zijn als anderen een merk gaan gebruiken in beschrijvende zin (even iets googelen) of als derden hetzelfde teken of daarop zeer gelijkende tekens gaan gebruiken, zodat het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijke merk afneemt.

beschermingsomvang

In de meest extreme vorm leidt verwatering niet alleen tot een zwakkere beschermingsomvang van het merk, maar soms zelfs tot verlies van het merk door vervallenverklaring of nietigverklaring. Voorbeelden van merken die door verwatering zijn verdwenen, zijn asfalt, claxon, hagelslag en vaseline. Deze merken zijn verworden tot soortnamen. Deze merken zijn verworden tot soortnamen.